令和3年度 第16問 設問2 解説
問題文
以下の会話は、Ｘ株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏：「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Ｙ社から、その包丁を製造 させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生 産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えています が、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライ センス契約が適切でしょうか。」 あなた：「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権 というものがあります。専用実施権は、 Ａ により、効力を生じる ことになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、 御社は、 Ｂ 。また、Ｙ社は、その範囲内で、侵害行為者に対し て、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」 甲 氏：「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」 あなた：「通常実施権は、御社とＹ社との契約により効力を生じ、Ｙ社は契約で定 めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」 甲 氏：「実は、Ｙ社からは、Ｙ社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結 しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと 言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そ もそもそのような契約は可能なのでしょうか。」 あなた：「可能です。そして、 Ｃ 。」 甲 氏：「そのような契約をした場合、Ｙ社は、侵害行為者に対して、独断で、差 止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」 あなた：「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行 使は除き、固有の権利としては、差止請求は Ｄ とされており、損 害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介し ますので、相談されてはいかがでしょうか。」 甲 氏：「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」 会話の中の空欄ＣとＤに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
解説
正解はア（C：契約以外の手続は必要ありません／D：認められない） 特許法上、通常実施権は特許権者と実施権者との契約のみによって効力を生じ、登録をしなくても、その発生後に特許権等を取得した者に対して効力を有する（特許法99条）。独占的通常実施権を設定する場合であっても、契約以外の手続は不要である。したがって空欄Cには「契約以外の手続は必要ありません」が入る。また、独占的通常実施権者は債権的な地位にとどまり、物権的請求権である差止請求権は特許権者や専用実施権者のような法定の権利者にしか認められない。一般に、独占的通常実施権者に固有の差止請求権は認められない一方、損害賠償請求権は債権侵害の法理から認められると解されている（特許権者の差止請求権を代位行使できるかは裁判例が分かれており、本問はこれを除いて問うている）。したがってDには「認められない」が入る。 イはDを「認められる」としている点で誤り、ウ・エはCで登録を必要としている点で誤りである。 覚え方としては、「登録が効力要件となるのは専用実施権の設定のみ、通常実施権は契約のみで足りる」という原則と、「差止請求権は物権的権利者（特許権者・専用実施権者）に固有のもので、独占的通常実施権者には認められない」という二点をセットで整理しておくと、同種の問題でも迷わず判断できる。
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